专利权用尽抗辩PK合法来源抗辩

王华永 发表于[2019-05-29]

办理专利侵权诉讼案件过程中，专利权利用尽和合法来源抗辩均为被告法定的抗辩理由，而两者之间在适用主体、适用条件上存在交叉相同的地方，在抗辩的法律效果上又存在较大差异，为此被告代理律师需要详细了解两者之间的具体区别以及具体的法律适用要件，从而在具体办案过程中，才能准备把握。

本文主要从两者之间的内涵、法律原理、两者的适用要件、法院司法判例上给大家阐述，如有不正之处，还请指正。

 

一、专利权用尽抗辩与合法来源抗辩是什么

【专利权用尽】

 

就是发明或者实用新型保护的技术方案或者外观设计保护图片或者照片范围所对应的专利产品，经过专利权人或者专利授权许可人销售后，购买者使用、销售、许诺销售的，不构成侵权。

 

具体法律依据:《专利法》第69条第1款： “专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的，不视为侵犯专利权。”

 

【合法来源】

 

合法购买不知道是侵犯专利权人的专利侵权产品的使用者，许诺销售，销售者，不承担赔偿责任；支付合理对价的，可以不停止继续使用、许诺销售、销售。

 

具体法律依据:

1、《专利法》第70条：“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。”

2、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第25条   ：为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，且举证证明该产品合法来源的，对于权利人请求停止上述使用、许诺销售、销售行为的主张，人民法院应予支持，但被诉侵权产品的使用者举证证明其已支付该产品的合理对价的除外。

本条第一款所称不知道，是指实际不知道且不应当知道。

本条第一款所称合法来源，是指通过合法的销售渠道、通常的买卖合同等正常商业方式取得产品。对于合法来源，使用者、许诺销售者或者销售者应当提供符合交易习惯的相关证据。

 

二、两者的立法目的

 

【专利权用尽】

主要是避免经专利权人或者专利权许可人合法售出的专利产品，在后续市场上流通和使用等过程中，专利权人滥用专利权进行限制。换句话说：也就专利权人其拥有的专利权所享的独占实施利益与社会公众合理再利用专利产品进而产生的利益之间的适度平衡。

 

从另一层面上说，主要是解决专利权所有人的无形财产权与产品购买者对于承载无形财产权的实际物物权之间的利益的平衡。

 

【合法来源】

主要是为了解决善意不知侵权的许诺销售、销售或使用专利侵权产品、且有合法来源的主体，其经营侵权产品产生的利益与专利权人的利益问题。

 

三、两者的适用条件对比

 

	专利权用尽	合法来源
抗辩性质	不侵犯抗辩	来源善意抗辩
适用主体	使用者、销售者、许诺销售者 （不包含制造者）	使用者、销售者、许诺销售者 （不包含制造者）
主观条件		不知道
适用前提	专利产品或者是依照专利方法直接获得的产品	专利侵权产品 （发明及实用新型：构成相同或者等同；外观设计：构成相同或者相似）
适用条件	合法购买专利产品	通过合法的销售渠道、通常的买卖合同等正常商业方式取得产品
责任承担	不视为侵犯专利权，即不停侵权也不赔偿损失	停止侵权，但不承担赔偿责任 如能证明支付合理对价，还可以不承担停止侵权的法律责任

 

四、司法判例

 

（一）专利权用尽司法判例

（1）专利产品销售后，使用或者销售者再次利用行为构成专利权用尽

【案件出处】山东省高级人民法院（2000）鲁经终字第339号，山东武城古贝春集团公司与鞠爱军外观设计专利侵权纠纷上诉案

一审法院认为：就本案外观设计专利来说，专利产品名称为酒瓶，其工业上应用价值在于作为酒的包装物与酒作为一个整体投入市场。所以，专利权穷竭，即专利权人权利用尽应指使用这种设计的酒瓶的酒产品合法投入市场并售出后，购买者自己使用或再次销售该酒产品的行为。这里的使用仅就产品功能本身的发挥而言，对于回收与此种设计相同或近似的酒瓶并作为自己同类酒产品的包装物，以生产经营为目的的生产销售行为，已突破了专利产品合法购入者使用的内涵，成了一种变相生产制造外观设计专利产品的行为，因而上诉人主张专利权人权利用尽的抗辩理由不能成立。况且外观设计专利权保护的对象是一种智力成果，是体现特定产品设计的无形资产，体现该设计的酒瓶的物权即所有权转移，并不意味着外观设计专利权的转移或丧失。上诉人还辩称被上诉人未在专利产品上标明专利标记和专利号，他人无法知道其对这一产品拥有专利权。根据法律规定，标记权是专利权人的一项权利而非义务，专利权人可以行使亦可以放弃，标记与否并不影响专利侵权的认定。

 

二审法院认为：被上诉人拥有专利号ZL96323288.6的酒瓶外观设计专利权，受法律保护。当被上诉人许可银河酒厂独占实施，银河酒厂使用该外观设计专利酒瓶生产、销售白酒，白酒售出后，被上诉人和银河酒厂已经获得了收益，体现在酒瓶的专利权已经用尽，根据专利权用尽原则，购买者的使用或者再销售行为就不构成侵犯其专利权。上诉人生产、销售古贝春头曲，使用回收的旧酒瓶，因旧酒瓶上的专利权已经用尽，故无论这些旧酒瓶是否与被上诉人的外观设计专利酒瓶相同或近似，都不构成对被上诉人外观设计专利权的侵犯，根据《中华人民共和国专利法》第62条第1项规定，被上诉人的侵权指控不成立，所以被上诉人的诉讼请求无事实和法律依据。

 

（2）工程设计服务合同中支付的对价已经包含了使用专利的对价，发生了专利权权利用尽的法律效果。

【案件出处】湖北省武汉市中级人民法院(2015)鄂武汉中知初字第01017号，田辉明与湖北永方矿产品有限公司专利权权属纠纷一审民事判决书

法院认为：委托设计合同中，受托人向委托人直接交付设计方案，受托人本负有智力产品瑕疵担保责任，即应该保证设计方案不侵犯他人的知识产权及其他权利。如果设计方案产生了技术成果，技术成果无论归属于谁，委托人都无需因使用设计方案再行支付技术成果使用费用。如果设计方案并不产生新的成果，在本案中，只是对专利方案的具体实施，那么设计方案就是依据专利生产的产品。委托人购买的产品本身也是一种技术方案，技术方案只是对专利的具体化，与专利方案相比并没有任何实质性的创造性，如果因为交付的技术方案包含专利，委托人还需支付专利许可使用费，那就相当于获取一个技术方案需要支付两次费用，这显然不符合等价有偿的市场规则，也对委托人极不公平。对于受托人而言，其依据专利技术方案进行设计，或设计方案部分包含其专利，就与专利技术方案相同部分，他并没有付出更多的智力劳动，他也只能获取一次对价。委托人获取设计的目的是为了使用，在本案中就是必须转化为酸洗装置才具有意义，如果委托人获得设计方案支付对价而不能实际使用，其委托设计的目的就无法实现。因此，被告在工程设计服务合同中支付的对价已经包含了使用专利的对价，发生了专利权权利用尽的法律效果。

（3）提供专利图纸等证据无法视为专利权用尽的抗辩证据

【案件出处】吉林省高级人民法院(2013)吉民三知终字第15号，吉林市亿辰工贸有限公司与范俊杰专利权侵权纠纷上诉案

 

法院认为：原告范俊杰提供图纸的行为不是专利权人销售专利产品的行为。亿辰公司提供的证据及范俊杰的自认只能证明范俊杰向吉林省公路设计院提供相关图纸，无法证明范俊杰向吉林省公路设计院或者宏运公司销售过图纸，也无法证明范俊杰从提供图纸的行为中取得相应的报酬，且范俊杰的实用新型专利及相应技术方案已经向社会公开，该领域一般技术人员通过阅读权利要求及技术方案可以绘出相应图纸或者制造出产品。宏运公司与亿辰公司签订供货合同，提供图纸也只是提供所需产品的技术标准、图样等，不能推断出宏运公司许可亿辰公可以以侵权手段取得所需产品。因此，被告的抗辩不能成立。

 

 

（二）合法来源抗辩司法判例

 

说明：本文不讨论主观“不知道”的情况。

关于合法来源抗辩主观要件的证明责任即不知道的证明责任一般为原告，【原因为根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十五条第二款的规定，不知道是指实际不知道且不应当知道。鉴于“不知”是一种消极事实。根据消极事实的证明规则，一般应由权利人来证明侵权者明知或应知其所使用、许诺销售或者销售的系未经许可的侵权产品这一情况。】故被告在合法来源抗辩过程中，一般仅对客观要件进行证明。

 

（1）  生产商承认，且制造商的经营范围中存在涉案侵权产品的生产加工

【案件出处】湖南省高级人民法院（2019）湘民终12号，湖南省金为型材有限公司、湖南名凯捷智能科技有限公司专利权权属纠纷二审民事判决书

法院认为：本案中，恒东公司委托郭浩对涉案楼盘的栏杆进行制作安装，郭浩主张被诉侵权产品系其从名凯捷公司购进，名凯捷公司对此予以认可；且名凯捷公司的经营范围包括金属材料、建筑材料、环保护栏的制造和销售，故可以认定恒东公司及郭浩的合法来源抗辩成立，其可免除赔偿金为公司经济损失的责任。

（2）  上游销售商承认，且上游销售商也主张合法来源

【案件出处】广州知识产权法院(2018)粤73民初1658号，台州君创机械科技有限公司与广州市诺曼蒂克皮具有限公司、北京科创万达科技有限公司侵害实用新型专利权纠纷一审民事判决书

法院认为：君创公司提供《购销合同》主张被诉侵权产品系由科创万达公司销售给诺曼蒂克公司，对此诺曼蒂克公司亦据该合同提出了合法来源抗辩，结合科创万达公司当庭认可其销售被诉侵权产品给诺曼蒂克公司的事实，足以证明诺曼蒂克公司使用的被诉侵权产品来源于科创万达公司，且在没有证据证明其在购买被诉侵权产品时知道或应当知道被诉侵权产品是未经君创公司许可而制造并售出的情况下，本院认定诺曼蒂克公司提出的合法来源抗辩成立。

 

（3）有采购合同、付款凭证、发票等证据

【案件出处】湖北省高级人民法院(2018)鄂民终1003号，武汉优视科技有限公司、武汉亚昆光电子有限责任公司侵害实用新型专利权纠纷二审民事裁定书

法院认为：宣嘉公司已向一审法院提交了从亚昆公司采购治疗仪的合同、付款凭证和发票，已具备合法来源抗辩的客观条件。同时，因优视公司并未举证曾向宣嘉公司发送侵权警告函等方式告知涉嫌侵权事由，可以认定宣嘉公司主观上并不知晓其所售治疗仪为侵权产品。因此，对宣嘉公司提出的合法来源抗辩一审法院予以支持，其不承担赔偿责任。

（4）仅只有销售单，需要结合其他证据综合予以说明

【案件出处】云南省高级人民法院(2018)云民终1104号，九牧厨卫股份有限公司、昆明市官渡区欧冠建材经营部侵害外观设计专利权纠纷二审民事判决书

法院认为：1.欧冠经营部及头狼经营部均是依法注册的个体工商户，经营范围均是“建材的销售”，欧冠经营部根据客户需要从头狼经营部购买建材，双方的交易习惯是：头狼经营部出具销售清单给欧冠经营部，欧冠经营部签字确认后双方定期结算货款。2.本案欧冠经营部为证明合法来源提交的两张销售清单，经头狼经营部经营者王红岩辨认，确认为其出具。两张销售清单载明销售产品为“除垢”或“除污”花洒，与被控侵权产品能对应。3.尽管王红岩辨认实物后声称不能确认被控侵权产品是否为其出售给欧冠经营部的，但九牧公司向欧冠经营部公证购买被控侵权产品发生于2017年9月27日，而头狼经营部销售花洒给欧冠经营部的时间分别为2017年7月29日、2017年9月27日，销售时间具备可能性；再结合王红岩在本院调查时所作的“在得知欧冠经营部被九牧公司起诉后，其已将侵权花洒退回工厂”的陈述，可以综合推定被控侵权产品系欧冠经营部从头狼经营部购入。