外观设计专利权人如何应对“重复授权”

王华永 发表于[2019-05-29]

外观设计专利权人如何应对“重复授权”

摘要：由于外观设计专利权在授权程序中，专利局采取的审查模式为形式审查，没有对其授权的内容进行实质审查，致使一件相同或者近似外观设计专利存往往存在重复授权的情形。而由于外观设计专利证书是国家知识产权局颁发的具有公信力的文书，具有公信力，导致申请人得到重复授权的专利后，大肆在各网站上销售相对应的产品，从而在先专利权人与在后申请人之间的纠纷频频出现，严重影响市场经济的发展。为此专利权人在该中制度模式下，如何应对重复授权显得非常重要。

关键词：外观设计 专利侵权 重复授权

一、   外观设计专利重复授权产生原因

外观设计“重复授权”是指权利人在获得外观设计专利权之后，相同或者类似产品的相同或者类似的外观设计再次获得授权的情形。存在此情形的缘由在于，《专利法》与《审查指南》对外观设计授权的相关规定未能有效切合。《专利法》第四十条规定：“实用新型和外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由的，由国务院专利行政部门作出授予实用新型专利权或者外观设计专利权的决定，发给相应的专利证书，同时予以登记和公告”。可知外观设计专利申请在授权前，采取的初步审查程序。初步审查包括形式审查以及明显实质性缺陷审查，其中明显的实质性缺陷审查就包括《专利法》第九条规定的重复授权。而《审查指南》第一部分第三章第11节规定：“初步审查中，对于外观设计专利申请根据专利法第九条的规定是否能够取得专利权，一般不通过检索进行审查。但审查员已经得知由申请人就同样的外观设计提出专利申请的，应当进行审查。”但在实务中，审查员不通过检索，仅凭记忆或者经验，一般是无法知晓在拟申请专利之前有相同或者类似外观设计存在的，换句话说，外观设计专利审查对重复授权的审查在实务过程中形同虚设。

如此，导致市场上具有竞争关系的企业或个人“钻法律空子”，在获得相同或者相似的外观设计专利后，挤占在先申请权利人的市场，同时也因为价格营销等原因，导致外观设计专利对应的专利产品出现众多的劣质产品，危害相关消费群体，损害公众利益。

二、外观设计重复授权的具体案例

本文笔者主要从自己所接手的一个案例出发，介绍目前外观设计专利存在重复性授权的背景下，权利人如何维权以及如何将损失降低到最小。

原告是国内知名的专业从事聚合物软包锂离子电池及圆柱型锂离子电池研发、生产、销售的专业性高科技企业。其研发的充电装置、移动电源曾获众多国际大奖。原告于2015年7月份日申请了“XXXX”外观设计专利权，2015年12月份获得授权。原告在申请该外观设计之后，便开始在市场上售卖该外观设计专利对应的产品，该产品获得相关消费者的一致好评。

被告在2016年1月份也申请了类似的外观设计专利，并于2016年7月份获得授权。被告授权后，将该专利授权许可给他人制造、销售、许诺销售侵权产品。

原告现拟对侵权人的侵权行为予以打击。笔者在接到该案件后，首先要处理的问题，一是被告专利的法律效力；二是被告根据已获得外观专利进而制造、销售、许诺销售侵权产品的行为是否侵犯了原告的专利权。

三、关于在后专利权的法律效力

关于被告专利权的法律效力，笔者认为：由于《审查指南》规定的对专利法第九条审查的缺陷，导致重复授权。专利权人可以依照《专利法》第四十五条的规定，在被告专利被授予专利权之日起，根据《专利法实施细则》第五十六条规定的理由，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。

再者是关于被告制造、销售、许诺销售侵权产品的行为是否侵犯了原告的专利权。首先根据《专利法》以及最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》对外观设计专利侵权认定的相关规定进行对比得知，本案被诉侵权设计与涉案专利外观设计均为同类产品；将被诉侵权产品采用的设计与涉案专利外观设计相比对，区别部分仅是形状或者位置的简单变换，或者是技术功能决定的设计特征，其都不足以对被诉侵权设计与涉案专利外观设计的整体视觉效果产生显著影响，不属于实质性差异。故初步判断被诉侵权设计与涉案专利外观设计相近似，即侵犯原告外观设计专利权。

四、采用在后专利进行抗辩的可行性

在被告专利权有效的状况下，且其根据国家知识产权局授予的专利权生产相应的产品，是否能抗辩原告的专利侵权指控。我认为是不可能的，缘由如下：

（一）处理专利权侵权纠纷，应考虑在先申请的原则。对于同样的发明创造，双方都拥有专利权的情况下如何处理，主要规定在《最高人民法院关于在专利侵权诉讼中当事人均拥有专利权应如何处理问题的批复》中规定：“人民法院在审理专利侵权纠纷案件时，根据《中华人民共和国专利法》规定的先申请原则，只要原告先于被告提出专利申请，则应当依据原告的专利权保护范围，审查被告制造的产品主要技术特征是否完全覆盖原告的专利保护范围。”虽该条规定只针对的实用新型专利，但笔者认为，针对外观设计专利，同样可以参照适用。

（二）这种抗辩理由也不符合在先使用抗辩。《专利法》第六十九条第二款规定：“在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为专利侵权”。
如被告申请类似专利的创意在原告申请日前，且存在已经制造相同产品等相关证据证明，则在满足在先使用抗辩的条件下，可以予以抗辩。但经根据原告的陈述以及对侵权人侵权产品销售的记录了解，被告在原告产品在市场上销售后，才有销售行为的，根本不可能在权利人专利申请日前，已经制造相同产品的可能性。

五、在先外观专利权人如何进行维权

 上述被告的侵权行为无疑，那在先权利人可以采取何种方式进行维权呢?
    （一）通过第三方销售平台进行维权。如侵权人在淘宝、天猫、阿里巴巴等平台上售卖侵权产品，原告可以通过向平台投诉渠道进行维权。该维权渠优点是在侵权行为明显，且侵权人针对侵权通知无答辩理由的情况下，平台可以直接下架侵权人产品，在短时间内权利人可以赢回市场。一旦侵权人拥有类似“重复授权”专利，并其向平台亮出自有“外观设计专利”之剑时，平台一般因存在没有的审核义务为由，而不下架侵权人产品。

（二）向专利复审委员会提出重复授权专利的无效申请，在无效侵权人专利之后，再向平台进行投诉。但该种操作的弊端在于，如果侵权产品市场销量高，侵权人即使在外观设计无效的情况下，也会针对专利复审委员会的无效行为向北京市知识产权法院提起诉讼，试图拖延产品销售时间，导致原告的市场无法得到有效的修护。

（三）获取相关的证据的情形下，直接向有管辖权的人民法院提起专利权侵权诉讼，并要求侵权人赔偿损失。该种维权方式的优点不仅可以要求侵权人停止侵权行为，而且还可以针对侵权人的侵权行为而获得赔偿。但缺点在于，侵权人有可能向专利复审委员会提出专利无效的申请，这样法院往往因为专利的有效性存疑，进而中止侵权案件的审理，但如果该外观设计权已经出具专利评价报告，且未发现无效事由，法院可以不中止审理。

（四）是向有管辖权的专利管理工作部门提出处理申请。权利人可以依照《专利法》第六十条规定请求管理专利工作部门对侵权行为进行处理。管理专利工作部门处理时，认定侵权行为成立的，可以责令侵权人立即停止侵权行为，同时也可以就侵犯专利权的赔偿数额进行调解。该程序的优点在于时间较短，理论上最长四个月审结。但由于行政程序往往因为行政机关处理侵权行为伴随有行政行为之特点，往往时间得不到程序性的保障，且专利管理部门的最终处理决定跟专利权人的诉求不一致等情形。

六、在先外观设计专利权人如何防止重复授权

上述维权方式，仅仅是实务中常见几种维权方式，其中还存在发律师函、侵权警告函等，或结合、穿插上述维权方式进行维权，但其都是在权利发生“损伤”之后的救济途径。笔者认为，权利人在获取之后，如何防患于未然，如何保护好自己的市场，这才是重中之重。

以下“几招”可以借鉴：

（一）兵马未动，粮草先行。在产品投入市场之前，应该先申请外观专利，且至少应该在获得专利申请日后，再进行产品的市场推广。

（二）加固权利，稳定专利。外观设计专利在获得授权后，应及时向国家知识产权局申请对其外观设计专利做专利评价报告。专利权评价报告在维权方面能起到很大的作用，美的诉奥克斯案就是一个很好的案例。

（三）回头望月，重在监视。获得授权后，应建立专利监视，一旦发现自己相同或者近似的外观专利得以授权，及时向专利局申请无效程序，以免对方得到权利后，以此为依据侵占自己的市场。

结语： 外观设计权利人在现目前法律状况下，练好以上几招，至少能“防身”。但外观设计重复授权的根源，在于《专利法》与《审查指南》相关规定存在未能有效不切合，笔者认为只有解决该症结，才能真正的减少外观设计重复授权带来的一系列问题。

作者：王华永、男、89年4月、贵州、北京市盈科（深圳）律师事务所、律师、专利代理人、法律硕士、知识产权非诉及诉讼业务。

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