【业务综述】专利委“月月谈”之专利法律热点问题研讨会综述

发布时间：2022年10月26日 作者：专利委 责任编辑：创新委张鹏

2022年9月30日，深圳市律协专利法律专业委员会以视频+线下方式举办“月月谈”之专利法律热点问题研讨会。现将研讨会内容综述如下：

首先，王登春律师就“简析互联网平台内容在先公开认定”的课题进行分享，简要探讨了朋友圈等社交平台发布内容、论坛贴吧等网页发布内容及域外证据（互联网档案馆、YOUTUBE网站）构成专利法意义上公开的认定标准。针对这一课题，王登春律师总结所办案件经验认为：1、侵权诉讼中证据采纳标准较为严格，相比之下，专利授权或确权程序中的证据审查认定标准略宽，证据三性及现有设计类证据的公开性问题较易确定。如在侵权诉讼中，证据来源、形式不够客观，建议启动无效宣告程序。2、专利申请日前已公开的事实，采用高度盖然性的证明标准，专利权人不认可公开性，需要提供反证。

其次，李镇旺律师就“专利侵权惩罚性赔偿在司法实践中的适用”的主题进行分享：

一、专利侵权惩罚性赔偿司法实践中存在的问题

（一）主观要件模糊不清

1.宁波奥胜贸易有限公司诉珠海格力电器股份有限公司、广州晶东贸易有限公司侵害实用新型专利权纠纷上诉案(2018)粤民终1132号，法官在分析了侵权主观过错程度探索专利侵权案件酌定赔偿中惩罚性因素的适用规则时采用了“恶意说”。

2.宁波赛冠车业有限公司诉宁波优升车业有限公司侵害外观设计专利权纠纷上诉案 (2020)沪民终555号 ，法官在分析了侵权主观过错程度探索专利侵权案件酌定赔偿中惩罚性因素的适用规则时采用了“故意说”。

3.总结：法官在审理案件过程中，并没有清楚辨析“恶意”和”“故意”的含义，惩罚性赔偿的主观要件应该适用“恶意”还是“故意”，缺乏统一的标准。

（二）专利权人举证难度大，导致惩罚性赔偿性基数难以确定

1.揭阳市康意家居用品有限公司诉金华宜佳包装制品有限公司侵害外观设计专利权纠纷上诉案（2021）浙民终1180号，法官认为因上诉人（原审原告）举证不足、无法确定计算基数，未支持上诉人的诉请。

2.青岛华捷汽轮机有限公司诉青岛四三零八机械厂侵害发明专利权纠纷案 （2017）鲁 02 民 初 1183 号 ，法官认为原告未提供充分证据的证明自己受损情况以及被告获利情况，未支持原告的诉请。

3.总结：不同案件的原告在举证事项和证明标准并不一致，无法为不同原告提供指导与参考。

（三）惩罚性赔偿与法定赔偿适用功能相混淆

1.江苏联慧资源环境科技有限公司与上海环境工程设计研究院有限公司等侵害发明专利权纠纷上诉案(2018)苏民终863号，法官判定上诉人(一审被告） 承担考虑惩罚性因素的法定赔偿，即在法定赔偿幅度内从高确定赔偿数额。

2. 郑州大木林电子科技有限公司诉肇庆市衡艺实业有限公司侵害发明专利权纠纷上诉案（2020）最高法知民终1010号，法官判定在法定赔偿范围内适用惩罚性赔偿。

3.总结：在无法确定计算基数时，法官在考虑侵权人的主观过错程度和客观侵权情节之后，通过从高适用法定赔 偿额或者在法定赔偿范围内适用惩罚性赔偿，体 现对被告的惩罚性制裁，法定赔偿似乎已经具备类似惩罚性赔偿的功能。

二、探讨破题思路及路径

（一）以权重计算方法确定惩罚性赔偿倍数

1.《适用解释》第六条规定人民法院依法确定惩 罚性赔偿的倍数时，应当综合考虑被告主观过错程度、情节严重程度等因素，第三条和第四条分别 列举了主观过错和情节严重的考量因素，但没有强调单个因素的重要程度，即没有明确是否有某 一因素为重点考量或首要考量因素。而个案中各种情况的发生概率并没有大小之分，无法据此赋予各个因素以不同大小的权重值。因此应将主观要件和客观要件及其考量因素置于同等重要位 置，赋予相同权重，在司法实践中可通过权重计算方法确定惩罚性赔偿倍数。

2.权重计算方法的具体 操作如下：对《适用解释》中列举的主观过错和情节严重的各种考量因素进行程度评价，确定各自的权重范围分别为 1~10。

（二）以专利价值作为衡量因素

在确定专利侵权惩罚性赔偿倍数时，还可以将专利价值作为衡量因素。通过对比不同专利的 知名度、专利在单一市场内的重要性程度、专利的合理许可使用费、侵权对整体产品市场的影响等 因素，不同专利的市场价值则高下立判。专利价值越高，潜在侵权主体的侵权意愿越强烈，侵权情节的严重程度也随之“水涨船高”。目前以专利价值作为衡量因素确定惩罚性赔偿倍数已具有一定 的实践基础，并具有重要的现实意义，因此，应综合考虑专利价值确定惩罚性赔偿倍数。

再次，熊永明律师就“代工中专利权属、专利先用权抗辩相关问题”进行了分享：

（一）以案件背景的形式对整个案情进行了介绍

（1）合作前、合作期间代工厂与方案公司之间无任何书面合同，也无任何电子类资料直接或者间接约定合作中关于涉案产品专利权属相关事项，也未约定关于涉案产品相关专利的申请、使用事项。

（2）方案公司给代工厂“原始设计图”代工打样，代工打样过程中因为工艺原因，代工厂根据方案公司的意见修改“原始设计图”，即为“修改后设计”，方案公司在“修改后设计”的基础上再修改，之后申请外观设计专利，即“授权设计”，权利人为方案公司。

（3）打样前代工厂主动要求方案公司支付打样费，方案公司支付全额打样费。

（4）代工厂未经方案公司同意生产与前述外“授权设计”近似的同类产品，并对外销售，由此引发矛盾，方案公司以代工厂侵犯前述“授权设计”在深圳中院提起侵权之诉。

深圳中院一审：代工厂关于先用权抗辩、合作开发免费使用涉案专利抗辩不成立，判定方案公司胜诉，代工厂上诉，二审维持原判。

（二）争议焦点：代工厂与方案公司是否为“合作开发”关系，代工厂“先用权抗辩”是否成立？

（1）方案公司与代工厂是否为合作开发关系？

 合作开发:民法典第八百六十条 合作开发完成的发明创造，申请专利的权利属于合作开发的当事人共有。

本案中“原始设计图”由方案公司完成，“修改后设计”是方案公司与代工厂在打样期间因为生产工艺问题，在代工厂工厂内开会后由方案设计公司提出修改“原始设计图”的意见，由代工厂技术人员按照方案公司意见修改“原始设计图”，后“修改后设计”图纸由代工厂负责人微信发给方案公司负责人，方案公司在“修改后设计”的基础上再修改，之后申请外观设计专利，即“授权设计”，权利人为方案公司。

（2）代工厂对“授权设计”是否有实质性贡献？

 在代工厂打样过程中因为生产工艺原因，代工厂依据方案公司的要求对“原始设计图”做细微修改形成“修改后设计”，方案公司根据“修改后设计”再次修改，增加重要的设计特征并申请专利，涉案权利为“授权设计”。

《专利法实施细则》第十三条 专利法所称发明人或者设计人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。在完成发明创造过程中，只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人，不是发明人或者设计人。

一审法院认为：代工厂向方案公司发送了修改效果图，但双方交流过程中并未表达合作开发的合意，亦未对涉案专利设计内容设计事项进行约定，且代工厂明确要求方案公司支付“打样费”，故双方合作关系为委托打样关系，非合作开发关系，故代工厂主张有免费实施涉案专利不予认可。

代工厂不服一审判决上诉到广东省高级人民法院， 广东高院二审：驳回上诉，维持原判。  

广东高院认定：涉案外观设计“原始设计图”由方案公司完成，代工厂仅细节修改，交流过程中均未表达合作开发的意图，且代工厂主动要求打样费，未达成合作开发的合意，且代工厂修改后的“修改后设计”与“原始设计图”无实质性差异，不足以认定对涉案专利设计图做了创造性贡献，故不是合作开发，不享有免费使用权。

（3）代工厂“先用权抗辩”是否成立？

代工厂主张先用权抗辩，认为涉案产品与“修改后设计”近似。

一审法院未支持此抗辩，理由：仅微信聊天记录不能证明专利申请日前已经做好制造的准备。

代工厂不服一审判决上诉到广东省高级人民法院， 广东高院二审：驳回上诉，维持原判。  

广东高院认定：先用设计须是独立完成或者合法获得，先用权抗辩制度保护的是善意先用者，但是代工厂所称的“修改后设计”并非其独立完成，主要设计图纸系来源于被上诉人，也非从他人处合法所得，亦不构成独立于专利权人的在先使用。

先用权抗辩相关法律规定：

专利法第69条第1款第2项：在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的不视为侵犯专利权。

先用权的条件：

① 时间条件：在先使用行为必须是在该项专利的申请日或优先权日以前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好了制造、使用的必要准备。

 ② 独立性条件：先使用人所使用的发明创造必须是独立完成或者合法获得的且应与专利权人无关，以非法途径得到的发明创造不能产生优先权。

一审、二审均认为：在没有约定前提下，代工厂在打样过程中依据方案公司意见对方案公司提供的原始设计图进行修改或对设计进行无实质性修改，且双方明确支付打样费的情况下代工厂不是合作开发方，不享有打样产品专利的免费使用权，也不享有在先使用权。

代工厂在深圳中院就涉案专利对方案公司提起专利权属纠纷之诉

代工厂认为：其有修改原始设计图，有重新建模，对涉案专利设计方案有实质性贡献，故认为是合作开发，即使未申请专利，也享有免费使用涉案专利，提起专利权属纠纷之诉。

方案公司主张：代工厂修改原始设计图的原因是因为在打样期间，因为生产工艺原因不好生产，在方案公司要求下修改原始设计图，所有的修改均是在方案公司要求下进行，并且修改的部分也是细节性的修改。

代工厂重新建模的原因是方案公司提供的原始设计图并不能直接用于打样，在技术层面须要重新建模才可以打样。

本案一审开庭中途代工厂主动撤诉。（此时侵权案二审已经开庭，未出判决）

避免类似纠纷发生有效方式是合作期间签署合同，明确约定双方权利义务。

复次，刘志伟律师就“禁止反悔原则在侵权诉讼中的适用规则”进行了分享：

（一）专利侵权判断的认定规则

（1）全面覆盖原则

全面覆盖原则是侵权判定的基本原则，是对多余指定的废弃。

具体包括相同侵权和等同侵权。在认定等同侵权时，要从“基本相同的技术手段、基本相同的功能和效果”以及“是否容易想到”两个方面进行认定。

（2）等同原则

之所以设置等同原则，有两个方面的原因：第一是建立在“撰写的非完美性”事实判断基础之上的。等同原则的作用在于对权利要求保护范围作正确解释的基础上，适当确定权利要求的保护范围，以避免因权利要求文字限定的局限性或被诉侵权人故意采取细小区别的技术方案规避权利要求限定的范围，而给权利人带来的明显不公。考虑到事实上不可能要求专利权人在撰写权利要求时能够预见到侵权者以后可能采取的所有侵权方式，因此对权利要求的文字所表达的保护范围作出适度扩展，将仅仅针对专利技术方案作出非实质性变动的情况认定为构成侵权，以保护专利权人的合法权益，维护整个专利制度的作用。第二是基于将保护延伸及专利申请时尚无法预测到的日后技术，使得值得保护的发明创造能够覆盖因技术发展而随之产生的微小变化。

等同原则要受到诸多限制，包括捐献规则、特意排除规则、可预见规则、现有技术的排除等。

二 禁止反悔原则

关于禁止反悔原则，在两个司法解释进行了规定，《司法解释一》第六条规定：专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。

《司法解释二》第十三条的规定，“权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。”

但是实践中，对“禁止反悔原则”的适用规则还是存在重大争议，例如，因修改权利要求增加的技术特征是否适用禁止反悔原则，权利要求被部分无效时，从属权利要求中的技术特征是否适用“禁止反悔原则”等，还有待最高人民法院进一步明确规则。

三、研讨情况

研讨会由专利法律专业委员会主任孙大勇主持，四位律师分享完成后，专利法律专业委员会顾问于春晖进行了点评，参会律师也就相关问题发表了自己的见解。

   （声明:与会者观点仅代表自己的观点，并不代表律协观点）