专利委召开第三期“月月谈”委员分享会

发布时间： 2022年6月27日

2022年6月17日下午，深圳市律师协会专利法律专业委员会（简称“专利委”）线上召开第三期“月月谈”委员分享会。专利委马戎副主任担任本期分享会的分享人，分享主题为专利应诉中的进攻性防守策略和投石问路策略，会议由专利委委员李目生律师主持。

专利应诉在专利诉讼中均是后手，先手是原告的充分准备。在原告亮明了所有充分准备的证据后，如果常规的不侵权抗辩、现有技术抗辩、先用权抗辩以及专利无效抗辩这些应诉手段都不能有效应对时，是否还有其他的非常规应对方法？马副主任通过分享其承办的两个案例为大家提供了一些非常规的应诉思路。

案例一是在处理应诉案件时，在经过分析后，确定以上提到的常规的应诉手段都无法有效应对时，确定了可以通过起诉原告方专利侵权的非常规应对手段来实现与原告方和解的应诉目标。这一步的重中之重是找到让原告感受到压迫性的可用专利。应诉律师进行相关专利检索是找到可用专利必不可少的一个步骤，应诉律师与被告方进行交流沟通可能能够更加高效的找到可用的专利。本案中应诉方用以起诉原告方的专利就是应诉律师与被告方进行沟通时找到的一个个人申请的专利，这个专利通过常规的检索是无法检索到的。该案最终以双方免费许可各自的起诉用专利给对方使用结案。该案的结果表面上看似双方各自都没有占到便宜，但是实际上是作为应诉方的被告通过适当的应诉方式拿到了很重要的一个专利的授权许可。如果没有这个应诉案件，被告不可能从原告那里拿到这个专利的授权许可。

案例二是一个准备上市的应诉客户被同领域的上市公司起诉专利侵权，索赔金额巨大。无效检索和现有技术抗辩检索均未发现有力的对比文件。由于原被告所经营的产品相差不大，且双方均各自申请有专利，所以作为应诉方的代理人，我们选择用三个专利来起诉原告专利侵权。这三个专利诉讼案件有虚有实，原告如果要有效应对，必须逐案仔细分析。最为重要的是这其中有一个专利所涉及到的技术方案与原告方起诉用的专利的技术方案重度相关。在应诉方起诉原告专利侵权的一个案件中，原告方提交了多份对比文件做现有技术抗辩。最终原告方在该案中的现有技术抗辩未能成立，我们从这些对比文件中找到了一份比文件，这份对比文件成功被应诉方拿来做应诉案件的现有技术抗辩以及专利无效。这个过程就可以被概括成为：投石问路。通过投石问路的策略，让案件相对方来帮自己做有效的现有技术抗辩证据和专利无效证据检索。

同时，该案也使用到了通过起诉原告专利侵权来有效应诉的目的。最终应诉结果是原告方败诉，被告起诉原告专利侵权的案件获得赔偿。

以上两个案件对我们处理其他案件也有启示：客户在国外被起诉时，可以在国内对起诉方的关联企业发起诉讼从而制造和解的有利条件。客户在亚马逊上被投诉时，可以通过分析投诉方在国内的知识产权的情况，通过发起无效等方式来迫使投诉方撤回投诉。这些启示均是我们在处理实际案件中的一些灵活运用。

在分享会交流环节，与会委员对本次分享的案例所涉及到的法律问题展开热烈探讨，委员纷纷表达了自己的专业看法。

第三期“月月谈”分享会圆满结束，敬请期待下一期专利委“月月谈”分享！